法律视界从Scrum一案看美国商标诉讼如何取得暂时禁制令：背景事实与管辖权认定

Posted 2021-05-11 中豪律师集团

法 律 视 界

在美国，欲申请暂时禁制令（preliminary injunction）的当事人必须证明符合4项要件，本文以2020年7月16日Scrum一案裁决为例，详述法院如何判断暂时禁制令涉及之各项证据；碍于篇幅缘故，本篇先说明背景事实以及管辖权认定问题，要件部分则留待后篇处理。此外，本案耐人寻味之处在于双方事业的渊源与关联性，如何各立门户经营且不踩踏侵权红线，值得省思。

「Scrum」一词意指「用以落实敏捷价值观及原则之架构」，工作团队可藉此快速有效地交付产品及服务，属于敏捷（agile）软件开发的方法学之一。Ken Schwaber与Jeff Sutherland整合先前文献论述，于1995年联合发表论文并首度提出Scrum开发方法，两人随后于2001年与其他15名软件开发者共同发布「敏捷软件开发宣言」。

2002年，Schwaber与人共同成立非营利组织Scrum Alliance，并且制定Certified Scrum认证系列，只不过，Schwaber于2009年下半年离开Scrum Alliance，另成立Scrum.org后推出Professional Scrum认证系列。2009年，Schwaber与Sutherland合作撰写《The Scrum Guide》[1]，根据该指南，Scrum团队包括三种角色，亦即Product Owner（产品负责人）、Scrum Master及Development Team（开发团队）。Schwaber则于2006年成立Scrum Inc.，目前提供Licensed Scrum认证系列；于2018年推出Scrum@Scale架构[2]，并展开与Scrum Alliance的合作伙伴关系。

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本案概述

原告Scrum Alliance, Inc.与被告Scrum, Inc.同为提供Scrum架构培训及认证的厂商。原告认证计划拥有3项核心商标（如下表所示）且均已取得「不可对抗」（15 U.S. Code § 1065）之地位，迄今大约已认证上百万实务人士。至于被告，则于2019年下半年推出全新Scrum认证计划，惟原告指称该认证计划名称实质上与原告相同（如下表所示），并且皆内含培训课程以及提供证书（该证书亦与原告几无区别）。

原告认为被告系刻意选用系争侵权标识，有意混淆消费者并窃用原告商标之声誉及价值，故于2020年3月18日提起诉讼，指控被告违反兰哈姆法多项规定（包括联邦商标侵权、服务标志侵权、不实从属关系、不实广告及不正竞争）以及德州商标保护与不正竞争相关规范，并针对Jeff Sutherland与JJ Sutherland个人主张违约损害赔偿[3]，同时根据其商标／服务标志侵权主张，声请暂时禁制令。

原告Scrum Alliance, Inc.商标	被告Scrum, Inc.标识（即系争侵权标识）
CERTIFIED SCRUMMASTER (Reg. No. 3,738,535)	LICENSED SCRUM MASTER
CERTIFIED SCRUM TRAINER (Reg. No. 3,510,571)	LICENSED SCRUM TRAINER
CERTIFIED SCRUM PRODUCT OWNER (Reg. No. 3,545,767)	LICENSED SCRUM PRODUCT OWNER

法院指出，原告若想取得暂时禁制令，必须证明符合四大要件：

• 胜诉之实质可能性
• 若不核发禁制令，原告极可能蒙受无法弥补之伤害
• 可能致生之伤害大过于被告因禁制令所受之损害（亦即，法院需权衡双方受害轻重（balance of hardships））
• 禁制令不会危及公共利益
  
  

鉴于原告成功证明所有要件，法院最终裁定准予暂时禁制令，禁止被告及其代理人、雇员、员工、继任人、受让人、具利害关系之相关人等于诉讼审理期间，以任何方式或在任何商业情境之下直接或间接使用原告商标或系争侵权标识。

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声请暂时禁制令之管辖权问题

1. 对人管辖权之标准 

德州长臂法（long-arm statute）规定，在合乎宪法规定之正当程序下得授予管辖权，因此，本案法院必须确认对人管辖权是否符合宪法保障要求。根据「正当程序条款」，若能证明不具居民身分的被告与法庭地有最低限度联系（minimum contact），法院便可行使对人管辖权且不致使诉讼违反公平及实质正义（fair play and substantial justice）之传统概念。

本案原告声称法院对被告有特定（对人）管辖权，前提是，原告主张之诉因必须源自被告与法庭地的关联所致。为行使此项管辖权，法院必须确定：

a. 被告是否故意将营业活动带入德州，或利用其在该地从事营业活动的特权。

b. 原告主张之诉因是否源于被告与法庭的联系（forum-related contact）。

c. 法院行使对人管辖权是否合乎公平且合理。

被告若是与其他州居民建立持续往来关系并负有义务，其行为后果自当受该州法律规范及制裁；然而，被告与法庭地的最低限度联系不能仅止于随机、偶然、关系薄弱、或出自他人或第三人单方面行为。假使原告能证实上述前两项条件，举证责任便移转至被告，由其证明行使对人管辖权系不公平或不合理，此时，法院需审查五项因素：(a)非居民被告的负担（burden）；(b)法庭地的利益；(c)原告获得救济的利益；(d)州际司法系统在有效司法行政方面的利益；(e)数个州为促进基本社会政策的共同利益。

2. 针对被告之对人管辖权

被告辩称，法院对其并无对人管辖权，因为其营业活动与德州毫无关联；其在德州举办的培训课程与原告声称之不法行为并无连结（nexus），故法院无权行使特定管辖权；以及法院行使对人管辖权有违公平及实质正义。惟法院不予相信，表示上述三项条件均已满足（分析如后），认定原告充分证明当商标侵权案件进行实质审理时，其拥有成功主张对人管辖权的合理概率（probability）。

(1) 最低限度联系
根据证词，被告于过去一两年间，至少在德州举办过5次大型企业的面对面培训，历时数个月之久，大半时间均派驻员工至当地，被告也与受训企业互有电话、电子邮件或文件传递上的联络，显见被告有意开发法庭地的市场，自然无法回避因该商业决定所生之责任。法院特别指出，无论是被告亲自或透过代理人、商品、电子邮件等途径进入特定州，均视同建立相关联系。

被告虽辩称，原告早在2017年便得知其举办私人Licensed Scrum课程却未加以制止，而且原告当时不认为此类课程侵权，故无法以此为由主张特定管辖权；但法院表示，对人管辖权系由被告、法庭与诉讼三者关系所确认，被告并未解释为何分析对人管辖权必须考虑原告「如何看待被告作为」此一单方面行为。被告既然目标德州市场，多次派遣员工进入德州并且自与德州的联系中获利，确实已符合最低限度联系。

(2) 法庭联系与原告商标侵权主张之连结
鉴于原告仅以其商标侵权主张声请禁制令，法院在此只需判断原告是否充分证明，其拥有成功主张「商标侵权系源自被告与德州之联系」的合理概率。根据证词，被告不仅在德州为大型企业提供长达数个月的培训课程并核发证书（即Licensed Scrum Certificate），JJ Sutherland更曾代表被告，以私人身分在德州讲授「Certified Scrum Master」课程（即使用原告商标之原告课程），该两者行为皆是侵害原告商标，可能导致相关消费者就双方标识之来源、从属关系或赞助关系产生混淆误认，也因此建立法庭联系。

法院指出，被告此处提出的抗辩与前一条件（最低限度联系）大致相同，仅是重申「原告当时不认为德州的私人课程构成侵权」以及「原告不认为构成侵权的课程并非确立特定管辖权之充分联系」两点，但法院始终无法理解其论述逻辑，亦即「原告明知此类课程」究竟与管辖权认定有何关联，因而认定原告已充分证明此条件。

(3) 公平及实质正义 
被告提出四点理由，表示纵使法院有权行使对人管辖权，仍然有违公平及实质正义：(a)麻州才是被告营业活动的中心；(b)在德州进行诉讼将使被告承受不当负担且耗费过大；(c)德州与本案争议欠缺或鲜少有利益关联；(d)在科罗拉多州或麻州解决争议将更有效率。惟法院认为，在证实最低限度联系后，行使对人管辖权有失公平的情况实属罕见，而本案并非该罕见情况。

被告虽试图援引Bearry v. Beech Aircraft Corp., 818 F.2d 370 (5th Cir. 1987)一案支持其主张，然而，在Bearry案，被告实际上未于德州经营业务，当然不适用德州的一般管辖权；法院亦指出，倘若原告能证明被告持续在德州从事商业活动，被告便负有实质（real）举证责任（惟该责任之严格程度不足以否认特定管辖权）。

本案情形显然与该案并不相同：首先，本案涉及的是特定管辖权而非一般管辖权；再者，本案争议与德州确实有密切的利益关联，被告不仅耗费大量时间为德州大型企业提供认证相关服务，也因法庭联系而赚取庞大收益，是以，被告若在德州发生商标侵权情事，德州及其居民当然与该争议有利益关联。综上所述，法院判定被告并未成功证明「行使对人管辖权不合乎公平及实质正义」。

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小 结

尽管本案被告的营业根据地设于麻州剑桥市，但从其创始人Jeff Sutherland与原告之渊源[4]及后续的营业活动轨迹，皆难以否认德州法院行使对人管辖权的公平性与合理性。不过，更为关键的争议是，原告能否成功证明暂时禁制令之四大要件，此事对于被告短期内能否再以系争侵权标识提供培训及认证，影响相当重大。

 

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 备   注 

1.最新2017年版指南之著作权为Scrum.Org与Scrum Inc.共有，采用「姓名标示─相同方式分享（BY-SA）4.0版」授权，并于「The Scrum Guide」字样后加注「TM」。

2.The Scrum@Scale Guide》同样采用「姓名标示─相同方式分享（BY-SA）4.0版」授权，不同的是，Scrum Inc.已将「Scrum@Scale」注册为商标。

3.Jeff Sutherland与JJ Sutherland虽同为被告，但因本案主要是针对Scrum, Inc.声请暂时禁制令，故本文所称之被告系指Scrum, Inc.而不包括个人。尽管如此，个人仍不得违反该禁制令。

4.Jeff Sutherland成立Scrum Inc.后，仍持续透过Scrum Alliance提供并讲授Certified Scrum Master (CSM)及Certified Scrum Product Owner (CSPO)课程。https://agileforgrowth.com/scrum-history/

（作者：许慈真／北美智权报）

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